[신무연의 특허는 전략이다] 상표등록을 하지 않으면 발생하는 일들
[신무연의 특허는 전략이다] 상표등록을 하지 않으면 발생하는 일들
  • 신무연 기율특허법률사무소 변리사
  • 승인 2019.11.15 15:20
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브랜드를 상표로서 등록하지 않는 경우 그 대가는 사업을 하는 이가 감당할 수 없을 만큼 크다. 상표는 그 브랜드를 담는 그릇이기 때문이다. 즉, 상표등록은 자신의 브랜드를 법적으로 보호할 수 있는 최선의 방법이다. 사업자가 그토록 지키고자 하는 브랜드를 상표로서 등록하지 않는다면 타인이 그 브랜드를 자유롭게 사용할 수 있으며, 심지어 타인이 먼저 상표등록을 하면 그 브랜드를 빼앗길 수도 있다.

 

상표 등록을 하지 못할 수 있다

상표등록을 하지 않으면 발생하는 첫번째 문제는 브랜드를 만든 사람이 그 상표를 나중에 등록받을 수 없게 된다는 것이다.

우리나라에서 상표법은 선출원주의(먼저 출원한 자에게 권리를 주는 제도)를 취하고 있으므로, 상표는 먼저 쓰는 사람이 아니라 먼저 출원한 사람에게 돌아가게 된다.

브랜드를 만든 사람이 상표를 가질 수 없다는 것이 불공평하다고 하는 분들도 있다. 그러나 상표는 원래 창작의 대가가 아니며 선택의 문제이고, 그래서 선착순으로 먼저 신청한 자에게 상표권이 주어지게 된다.

 

유사 상표나 모방 경쟁사가 생길 수 있다

상표등록을 하지 않으면 일어날 수 있는 두번째 문제는 상표등록을 하지 않을 경우 유사 상표나 모방 경쟁사들이 생겨날 수 있다는 것이다.

브랜드가 유명해지면 따라하려는 자들이 생기기 마련이다. 유사한 브랜드나 유사상표를 타인이 사용하는 것을 발견하면 반드시 등록상표를 이용한 경고장 등을 보내 유사상표를 사용하는 것을 조기에 차단해야 한다.

그런데 등록상표가 없다면 타인에게 상표사용을 금지시킬 방법을 찾기 어렵다. 맥주 프랜차이즈로 유명해진 봉구비어는 한국에서 상표 출원이 늦어져 봉주비어 등 유사한 상표들이 등록되는 것을 막지 못했다.

 

내 브랜드를 빼앗길 수 있다

상표등록을 하지 않으면 일어날 수 있는 세번째 문제는 심지어 내 브랜드를 타인에게 빼앗겨서 내가 사용하지 못할 수도 있다는 것이다.

상표등록을 하지 않고 사용하면, 심지어 내가 그 브랜드를 10년째 사용하고 있더라도, 먼저 상표로서 출원하여 등록한 사람이 상표권을 가지게 된다. 필자가 경험한 사례로는 온라인 유통업에서 10년 이상 상표를 사용하신 분이 자신이 알고 있던 사람이 자신의 상표를 도용하여 출원하여 공고된 것을 보고 그제서야 필자를 찾아온 경우가 있다. 그 상표에 대해 이의신청을 해서 등록을 저지하고 우리의 상표를 등록받을 수 있었지만 상당한 마음고생과 함께 원래의 상표출원 비용의 몇 배에 달하는 비용이 소요되었다.

다행히도 위의 사례는 비용을 들여서라도 이길 수 있었던 케이스다. 선출원주의에 따라서 먼저 사용하는 사람이 이제 상표가 어느정도 유명해져서 등록을 해볼까 할때, 다른 사람이 그 상표를 먼저 출원하여 먼저 상표를 사용한 사람이 그 상표를 등록받지 못하게 되는 경우가 많다.

중국에서도 애플은 'ipad' 상표의 출원이 늦어져 먼저 상표를 출원한 중국회사로부터 지속적으로 피소를 당하게 되었고 결국 2012년에 약 7백억원을 들여 상표권을 사와야 했다.

나중에 먼저 출원한 사람이 상표등록을 받게 되는 경우에는 먼저 상표를 사용하던 사람이 상표를 바꿔야 되는 경우도 종종 있다.

과거 “고봉김밥”이라는 프랜차이즈 본사에서 고봉김밥에 대한 상표등록을 하지 못하여 우리나라 전 지역 매장을 “고봉민 김밥인”으로 바꿔야 했던 것은 유명한 일화다.

간판까지 바꾼 것은 프랜차이즈 업계에서 본사가 상표권을 가지고 있지 않은 경우 가맹점에게 상표사용권 설정을 하기가 매우 어렵기 때문에 발생한 조치였을 것이다. 또한 상표권 침해문제를 피하기 위한 조치이기도 하다.

고봉민 김밥인 로고. /고봉민 김밥인 홈페이지 제공
▲고봉민 김밥인 로고. /고봉민 김밥인 홈페이지 제공

분쟁 위험이 있다

상표등록을 하지 않으면 일어날 수 있는 네번째 문제는 분쟁 위험을 감수해야 한다는 것이다.

상표 등록권자는 자신의 상표를 자유롭게 쓸 수 있는 권리를 가지고 있다. 그러므로 제3자의 등록상표와 자신이 사용하는 등록상표가 유사하다는 주장을 받더라도, 내 상표권의 권리범위라는 이유로 상대방의 침해주장을 배제시킬 수 있다는 의미이다.

반면 자신의 등록상표가 존재하지 않으면서 다른 사람의 등록상표와 비슷한 상표를 사용하게 되면 침해 문제가 발생하게 되어 분쟁사건으로 갈수도 있다.

 

도메인을 뺏길 수 있다

마지막 다섯번째는 상표 미등록시 도메인까지 뺏길 수도 있다는 점이다.

차선도색협회가 네이버 라인에게 line.co.kr 도메인을 뺏길 뻔한 사건은 아주 유명한 일화이다. 네이버는 2015년 라인의 도메인 원소유자를 상대로 인터넷주소분쟁조정위원회에 ‘도메인이름을 말소하라’는 취지의 분쟁조정을 신청하여 말소 결정을 이끌어낸 바 있다.

이렇듯 상표등록을 하지 않으면 일어나는 일들은 사업에 상당히 위협적이다.

상표는 브랜드를 보호하기 위한 그릇 같은 것이다. 그런데 상표를 출원하거나 등록하지 않고 마케팅을 먼저 시작하는 분들이 많다. 마케팅은 브랜드를 알리는 행동인데, 그 브랜드가 내것이 될지도 모르는 상황에서 마케팅에 돈을 쓰는 것은 합리적으로 보기 어렵다. 그릇을 먼저 만들고 그 다음에 내용물을 부어야 하듯이, 상표출원이나 등록을 하신 후에 마케팅을 시작하시기 바란다.브랜드의 보호의 첫 단계로서, 반드시 상표등록을 권하고 싶다.
 


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